L’essor du web 2.0 par l’intermédiaire, notamment, des blogs a permis la création de véritables communautés réunis par l’intermédiaire d’un blogueur ou blogueuse créateur de contenu relatif à un thème particulier (mode, voyage ou encore bien-être). A ce titre le nom domaine donnant accès à leur site acquiert peu à peu une fonction similaire à celle d’une marque, à savoir, la détermination de l’origine commerciale de produits ou services.

Il convient toutefois de s’interroger afin de savoir si ce terrain où noms de domaine et marques sont appelés à coexister ne constituerait pas, au contraire, le lieu de futurs affrontements dont l’élément déclencheur pourra être alternativement : un blogueur utilisant au sein du nom de domaine renvoyant à son blog une marque antérieure ou, à l’inverse, le titulaire d’une marque agissant à l’encontre d’un réservataire dont le nom de domaine lui semble identique ou semblable à sa marque.

Dans l’hypothèse d’une action intentée par le titulaire de la marque, celui-ci pourra opter soit pour action judiciaire en contrefaçon, soit pour une procédure extrajudiciaire.  ces actions seront tour à tour évoquée.

Cet article aura donc pour objectif de dessiner un panorama simple et non exhaustif des conflits entre noms de domaine et marques antérieures qui mettra en lumière les éléments clés qui permettront aux actuels ou futurs blogueurs d’apprécier le bienfondé de telles actions.

Le principe de spécialité? Kezako?

Le principe de spécialité, principe en premier lieu attaché au droit des marques permet de déterminer les produits et/ou services qu’une marque sera destinée à commercialiser.

En l’espèce, ces produits et services sont cités dans le cadre de la procédure d’enregistrement de ladite marque, permettant ainsi au titulaire du titre d’interdire à tout tiers l’usage d’un signe  (signe verbale, figuratif, sonore,…) identique ou similaire s’agissant des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée.

A l’inverse, un signe identique ou similaire pourra être utilisé, sous réserve qu’il désigne des produits et/ou services différents de ceux de la marque antérieurement enregistrée. La détermination de la spécialité du nom de domaine est donc l’un des points centraux du conflit entre marque et nom de domaine car s’il est établi que les produits et services visés par ces derniers sont différents, ils seront amenés a coexister en l’état.

La méthode généralement utilisée est la méthode dite concrète de détermination de la spécialité. Elle consiste à déterminer la spécialité d’un nom de domaine au regard de l’objet du site qu’il désigne. Ainsi, on estimera qu’un nom de domaine a pour objet les articles de sport lorsque le site auquel il mène met en avant ce type de produits.

Cette méthode implique donc de se rendre sur le site et d’en étudier le contenu.

En reprenant l’exemple ci-dessus mentionné, le titulaire d’une marque X enregistrée pour des articles de sport pourra agir contre le titulaire du nom de domaine X dont le site commercialise des produits identiques ou similaires. La solution pourra être différente dans le cas d’un blog réalisant des tests, comparatifs et autres avis conso, car dans ce cas, nous nous trouvons dans le cadre de l’information du public.

Nous aborderons tout d’abord l’action judiciaire, qui prendra la forme d’une action en contrefaçon.

L’action contrefaçon devant le juge judiciaire

Lorsque le nom de domaine litigieux contrefait la marque antérieure, le titulaire de celle-ci peut assigner directement le réservataire du nom de domaine devant le juge judiciaire.

Si la juridiction appelée à statuer reconnaît l’existence de la contrefaçon, elle peut condamner le réservataire du nom de domaine aux sanctions propres à l’action en contrefaçon de marque et ordonner deux mesures spécifiques dans l’hypothèse du conflit entre une marque et un nom de domaine : la radiation du nom de domaine et/ ou le transfert du nom de domaine au profit du titulaire de la marque.

Dans l’hypothèse d’une contrefaçon de marque par un nom de domaine, le juge enjoint très fréquemment le réservataire comme l’organisme chargé de l’enregistrement du nom de domaine de procéder à la radiation ou au transfert. Dans sa charte, l’Afnic s’engage à supprimer ou transférer un nom de domaine à la suite d’une décision de justice qui lui est signifiée.

contrefaçon-blog-marque

Afin d’établir le bien-fondé de l’action en contrefaçon, quatre paramètres seront à prendre en compte :

  • L’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine et la marque antérieure

Ce risque de confusion est d’autant plus facile à justifier quand on se trouve face à une marque et un nom de domaine identique. Si ce n’est pas le cas on subordonne le bien-fondé de l’action en contrefaçon de marque à la preuve de l’existence d’un risque de confusion, c’est à dire le risque pour un public « raisonnablement attentif et informé » d’attribuer une origine commerciale commune aux deux signes, voire de tout simplement les confondre.

L’appréciation globale du risque de confusion « implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés par la marque et le domaine sera compensé par un degré élevé de similitude entre les signes qui les composent et inversement ».

La contrefaçon par imitation peut donc être admise, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude entre la marque et le nom de domaine est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, est fort.

  • L’usage du nom de domaine litigieux dans la vie des affaires

L’utilisation d’une marque dans un nom de domaine, à des fins non commerciales, et notamment à des fins scientifiques, informatives, pédagogiques, humoristiques ou polémiques ne constitue pas une contrefaçon.

  • Le nom de domaine doit désigner des produits ou des services

Le site auquel renvoie le domaine doit désigner des produits ou des services.

  • Le nom de domaine doit produire effet sur le territoire de protection de la marque

La marque suit le principe de territorialité selon lequel cette dernière n’est protégée que sur le territoire de l’État ou du groupe d’États dans lequel elle a été déposée puis enregistrée. Ce principe de territorialité est cependant plus complexe à mettre en oeuvre dans le cas de noms de domaine identique ou similaire à une marque car il est alors délicat de déterminer sur quel territoire a lieu cette atteinte à la protection de la marque.

En vue d’établir si un nom de domaine vise à produire ses effets sur le même territoire que celui d’une marque française, on retiendra successivement l’accessibilité dudit site pour le public français, puis dans un second temps le public visé par ce dernier.

En effet, Internet étant construit comme un réseau global, il est techniquement possible pour un internaute français d’atteindre n’importe quel site sur la toile. C’est pourquoi il est également important de prendre en compte le public visé par le site potentiellement contrefaisant.

Un site peut être accessible en France, mais ne pas y causer le moindre préjudice : c’est le cas, par exemple, lorsque l’exploitant du site désigné par le nom de domaine litigieux n’exerce aucune activité commerciale en France ou encore lorsque le site est rédigé dans une langue inconnue des internautes français, ou encore si son exploitant refuse de commercialiser ses produits sur ce territoire.

Procédure alternative: la procédure extrajudiciaire ou UDRP

Le fonctionnement de ce système est décrit dans un document intitulé « principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine », accessible via le site de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

Le système UDRP ne s’applique qu’aux litiges opposant le titulaire d’une marque au réservataire d’un nom de domaine postérieur ; il ne concerne que les noms de domaine « .com », « .net », « .biz », « .org », « .info », « .name » et extension géographique si l’administrateur en question a manifesté la volonté d’adopter les principes UDRP (ce qui est le cas pour l’Afnic administrateur de l’extension « .fr » notamment.

Lorsque la commission décide de faire droit à la demande du titulaire de la marque antérieure, elle n’a le choix qu’entre deux mesures de réparation : la radiation du nom de domaine litigieux ou le transfert de son enregistrement au profit du requérant. Aucune réparation pécuniaire (dommage-intérêt) ne peut être prononcée dans le cadre de cette procédure.

Il convient de préciser que la procédure UDRP n’est pas une procédure arbitrale et que, de fait, les décisions rendues par les experts ne sont pas susceptibles de recours devant une juridiction nationale.

Dans le cadre de cette demande, trois conditions devront alors être réunies cumulativement pour voir aboutir sa demande:

  1. le nom de domaine doit être identique ou semblable, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant à des droits ;
  2. le titulaire du nom de domaine en fait usage sans droit intérêt légitime ;
  3. le nom de domaine doit être enregistré et utilisé de mauvaise foi.

J’espère que ces informations succinctes vous permettront à l’avenir d’évaluer, à tête reposée, une éventuelle lettre ou e-mail d’un titulaire de marque arguant de contrefaçon.

Rendez-vous sur Hellocoton !

About The Author:

Mickael Lerin
Juriste en propriété industrielle, retrouvez-moi sur Google+

3 Comments

  1. CléÔ 08/12/2013 21:32 / Reply

    Super article ! On sent le professionnel (entre nous, cela me rappelle mes cours de droit européen, surtout dans la rigueur du vocabulaire !). Bravo, on y voit forcément plus clair :)

    • Mickael Lerin 12/12/2013 15:26 / Reply

      Bonjour et merci pour ce commentaire!
      J’espère simplement que cet article sera utile aux lecteurs en quête d’éclaircissements sur ce sujet.
      A très bientôt pour un nouveau sujet!

  2. David 07/10/2016 12:37 / Reply

    Bonjour,
    Article assez clair. merci pour ces éclairages.
    Si je comprends bien, si un nom de domaine vise la vente des vêtements, peut-on considérer qu’il pourrait contrefaire une marque de service d’assistance technique par exemple. Je raconte n’importe quoi, je crée le nom de domaine « carglace.fr » pour vendre des glaces à consommer…Sachant qu’il existe une marque antérieure « carglass »?

    Merci d’avance pour votre précision.

Un petit mot ?

  • Welcome

    Bienvenue sur mon blog personnel, La loge des blogs ! Ici nous sirotons des cocktails d'informations croustillantes concernant l'univers de la blogosphère, youtube et autres univers des influenceurs.

  • Info sur le blog

    Le contenu de ce blog est protégé par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle. Il n'est donc pas libre de droits.
  • En image

error: Content is protected !!